Компания получает исключительные права в качестве вклада в уставный капитал



Внесение интеллектуальной собственности в уставный капитал

Передача (внесение) объекта интеллектуальной собственности (ОИС) в уставный капитал юридического лица является широко распространенной формой оплаты долей (акций) в коммерческих предприятиях со стороны правообладателей и разработчиков интеллектуальной собственности.

Порядок действий при внесении ОИС в уставный капитал

  1. Точно определить объект ИС.
    Как правило, объекты интеллектуальной собственности, имеющие патент или свидетельство – изобретения, полезные модели, товарные знаки и т.п. – уже четко определены в процессе получения патента (свидетельства) и дополнительного определения не требуют. Но объекты, не имеющие патентной защиты (ноу-хау, произведения науки (литературы, искусства), телепередачи и др.), часто требуют дополнительного определения (разграничения). Например, такой объект как технология производства может представлять собой как технологию полного цикла (в этом случае это будет один объект ИС), так и совокупность нескольких независимых технологических процессов, которые сами по себе могут быть описаны как отдельные объекты ИС.
  2. Определить объём передаваемых прав на объект ИС.
    При передаче объекта интеллектуальной собственности в уставный капитал юридического лица следует помнить, что правообладатель может передать (продать, обменять, подарить) другому лицу только имущественное (вещное) право на ОИС. По большому счету, вариантов имущественных прав на объект ИС, которые могут быть переданы (внесены) в уставный капитал на объект, всего два – это исключительное право и право по лицензионному договору.

Исключительное право на объект ИС позволяет правообладателю использовать данный объект абсолютно любым, не противоречащим закону способом (см. полное определение исключительного права).

Право по лицензионному договору (неисключительное право) – это право использования объекта ИС, ограниченное условиями имеющегося лицензионного договора. Объем этого права полностью определяется условиями лицензионного договора. Передача такого права в уставный капитал возможна только с разрешения обладателя исключительного права на объект ИС. Это разрешение может содержаться как в самом лицензионном договоре, так и в отдельном дополнении (соглашении).

Следует отметить, что неимущественные права на объекты ИС не могут быть внесены в уставный капитал, поскольку они неотделимы от правообладателя и не предназначены для рыночного оборота. Примером такого неимущественного права является право авторства, оно навсегда принадлежит автору и не может являться предметом сделки.

Провести независимую оценку интеллектуальной собственности.
После того как сам объект ИС и объем передаваемых прав на него точно определены, необходимо провести оценку рыночной стоимости ОИС. При оплате долей (акций) в уставном капитале неденежными средствами такая оценка является обязательной.

Расчет рыночной стоимости объекта ИС проводится независимым оценщиком, имеющим право на проведение данной деятельности — помимо обязательного членства в СРО, у оцещика еще должен быть действительный квалификационный аттестат по направлению «Оценка бизнеса», к которому отнесена и оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности.
Подробнее об оценке интеллектуальной собственности…

  • Определить стоимость объекта ИС, по которой он будет внесен в уставный капитал.
    При внесении объекта интеллектуальной собственности в уставный капитал, все учредители общества должны прийти к соглашению о величине стоимости, по которой данный объект ИС будет учтен в процессе оплаты учредителем-правообладателем своей доли в уставном капитале. По российскому законодательству, согласованная между учредителями стоимость имущества, передаваемого в качестве неденежной оплаты доли в уставном капитале, не может превышать рыночную стоимость этого имущества, определенную независимым оценщиком. Согласованная учредителями стоимость передаваемого объекта ИС фиксируется в протоколе общего собрания учредителей и затем используется при подготовке других регистрационных документов.
  • Подать документы в регистрационный орган.
    На этом заключительном этапе пакет необходимых регистрационных документов, вместе с отчетом независимого оценщика об оценке рыночной стоимости объекта ИС, нужно подать в государственный регистрационный орган для проведения требуемого действия – регистрации новой компании или увеличения уставного капитала уже существующего юридического лица.
  • Особенности внесения ноу-хау в уставный капитал

    Ноу-хау (секрет производства) – это любые сведения о результатах научно-технической работы, о способах организации профессиональной деятельности, которые обладают ценностью из-за того, что они доступны (известны) только ограниченному кругу лиц, а для остальных являются тайной.

    В отношении объектов ноу-хау не предусмотрена патентная защита, поэтому основополагающим условием классификации нематериального актива как ноу-хау является соблюдение режима секретности, т.е. круг лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющим ноу-хау, должен быть строго ограничен. При появлении сведений, составляющих ноу-хау, в открытом доступе, исключительное право на данный объект ИС прекращает свое существование одновременно у всех правообладателей.

    Для того чтобы классифицировать нематериальный актив как объект ноу-хау (секрет производства) для дальнейшего внесения его в уставный капитал компании, нужно проверить выполнение следующих условий:

    1. Объект представляет собой совокупность сведений о результатах научно-технической деятельности или о способах организации профессиональной деятельности.
    2. Объект обладает способностью приносить экономическую выгоду своему владельцу при условии неразглашения сведений об объекте широкому кругу лиц.
    3. Описание и подробные сведения об объекте не были ранее опубликованы или иным способом распространены.
    4. Объект не подпадает под требования законов РФ об обязательной публикации в открытом доступе.
    5. Объект не попадает в перечень сведений, приведенный в Статье 5 «Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну» федерального закона 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
    6. Правообладатель принял необходимые меры для соблюдения строгой конфиденциальности в отношении объекта.
      К таким мерам можно отнести:
      • введение режима коммерческой тайны (подтверждается внутренними документами);
      • ограничение доступа к объекту путем ограничения круга лиц на предприятии, имеющих доступ к сведениям об объекте и установления порядка обращения с этими сведениями (подтверждается внутренними документами);
      • ознакомление работников, имеющих доступ к сведениям об объекте в силу своих трудовых обязанностей, о введении режима коммерческой тайны, о составе сведений составляющих коммерческую тайну, об ответственности за разглашение коммерческой тайны (подтверждается расписками об ознакомлении).

    Только при одновременном выполнении всех указанных условий, объект может быть классифицирован как ноу-хау (секрет производства) и передан учредителем-правообладателем в качестве оплаты своей доли в уставном капитале компании. При этом компания, получившая это ноу-хау в свое распоряжение, должна обеспечить дальнейшее выполнение всех указанных условий в отношении объекта.

    В остальном, порядок внесения ноу-хау в уставный капитал компании, совпадает с порядком, описанным для остальных ОИС в первом разделе статьи.

    Услуги по оценке ИС при внесении в уставный капитал

    Наша компания имеет более чем 15-летний успешный опыт оценки интеллектуальной собственности для целей передачи в уставный капитал предприятия.

    По всем вопросам, связанным с проведением независимой оценки различных видов ИС, вы можете получить квалифицированную консультацию нашего специалиста по телефону (495)-726-86-74 в рабочие дни с 10.00 до 18.00.

    Источник статьи: http://www.c-a.ru/vnesenie_intellektualnoi_sobstvennosti_v_ustavnyi_kapital.htm

    Компания получает исключительные права в качестве вклада в уставный капитал

    § 8. Внесение исключительного права в уставный капитал

    Одним из способов распоряжения исключительными правами является внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, паевой фонд юридического лица. Наряду с ГК РФ данные отношения регулируются законодательством об отдельных видах юридических лиц, в частности, Федеральными законами от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» , 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных кооперативах» , от 3 декабря 2011 г. N 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» , а также Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» , от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 103), от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (ст. 5) и др. Важное значение имеют и подзаконные акты, прежде всего Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416.
    ———————————
    СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785.
    Там же. 1996. N 20. Ст. 2321.
    Там же. 2011. N 49 (ч. 5). Ст. 7058.
    Там же. 2002. N 4. Ст. 251.
    Там же. 2012. N 53 (ч. 1). Ст. 7598.
    Там же. 1996. N 35. Ст. 4137.

    Согласно ст. 66.1 ГК РФ вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
    Наряду с вкладами в полное товарищество, товарищество на вере, акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью исключительное право, право из лицензионного договора могут быть вкладом в паевой фонд производственного кооператива, складочный капитал хозяйственного партнерства. Внесение названных прав может осуществляться и в случае увеличения уставного капитала юридического лица, например, в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов акционерного общества.
    Согласно ст. 66.2 ГК РФ для хозяйственных обществ установлены минимальные размеры уставных капиталов, в частности для обществ с ограниченной ответственностью минимальный размер составляет 10 тыс. руб. Минимальные размеры уставных капиталов предусмотрены для хозяйственных обществ, осуществляющих банковскую, страховую или иную подлежащую лицензированию деятельность, а также акционерных обществ, использующих открытую (публичную) подписку на свои акции. Оплата уставного капитала может быть осуществлена в неденежной форме, в том числе правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, только части, превышающей минимальный размер уставного капитала. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. ГК РФ не делает исключений из этого правила, что нужно учитывать при применении ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или складочный капитал хозяйственного партнерства по лицензионному договору, утверждается решением единственного учредителя (общего собрания учредителей) хозяйственного общества или участников хозяйственного партнерства, принимаемым всеми учредителями хозяйственного общества или участниками хозяйственного партнерства единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли либо акций участника хозяйственного общества в уставном капитале хозяйственного общества или доли либо акций, оплачиваемых вкладом в складочный капитал хозяйственного партнерства, составляет более чем 500 тыс. руб., такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.
    Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
    О договорной природе отношений по внесению вкладов в уставный капитал издавна ведутся споры, решению которых способствует правоприменительная практика. Постановлением Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. (п. 11) разъяснено, что в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, помимо указания на это в учредительном договоре, необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ.
    Тем не менее дискуссия продолжается. Основной довод противников договорной теории состоит в одностороннем характере сделки, направленной на формирование имущества юридического лица, а не на встречное получение прав, вытекающее из участия в корпорации, а также моменте совершения действия по внесению имущества в капитал юридического лица до его государственной регистрации, т.е. когда договорных отношений быть не может в силу отсутствия стороны договора .
    ———————————
    См. обзор позиций в статье: Соболь И.А. О распоряжении исключительным правом путем внесения его в уставный капитал хозяйственных обществ при учреждении // Право и экономика. 2016. N 5. С. 41 — 45.

    Относительно перечня результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также прав, которые могут быть внесены в уставный капитал и порядок их оформления периодически возникают дискуссии, порождаемые развитием правоприменения в этой сфере. Так, еще в 1996 г. Постановлением Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» было разъяснено, что не могут быть вкладами патенты, объекты авторских прав, включая программы для ЭВМ и т.п., т.е. объекты интеллектуальной собственности, а также ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным в порядке, предусмотренном законодательством (п. 17) .
    ———————————
    Российская газета. 1996. 13 авг. С. 5 — 6.
    В науке данное положение было подвергнуто справедливой критике в части требования регистрации лицензионных договоров о предоставлении права пользования ноу-хау, объектов авторского права.

    В качестве вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица могут быть внесены оборотоспособные, подлежащие денежной оценке исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (не являются оборотоспособными право на фирменное наименование, коллективный товарный знак, наименование места происхождения товара), иные интеллектуальные права, в частности право на подачу заявки на объект патентного права. Личные неимущественные права автора, право следования, право доступа и иные необоротоспособные интеллектуальные права не могут быть вкладом в уставный (складочный) капитал.
    Вкладом может быть не только исключительное право в целом, это могут быть и те права, которыми обладает лицензиат по лицензионному договору. Так, согласно ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ и складочные капиталы хозяйственных партнерств могут вносить право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами).
    В отличие от внесения в качестве вклада в уставный (складочный) капитал материальных объектов и, соответственно, прекращения права собственности у учредителя, внесение прав по лицензионному договору не влечет утрату исключительного права у учредителя юридического лица.
    Еще одним спорным вопросом является определение признака возмездности при внесении исключительного права в уставный (складочный) капитал. Заключаемые в связи с этим договоры о распоряжении исключительным правом, как отмечается в Постановлении Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. (п. 11), должны отвечать требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ, включающим в себя требование об определении вознаграждения в возмездном договоре, а также недопустимость безвозмездных договоров об отчуждении исключительного права и полных лицензий между коммерческими организациями. В связи с этим обосновываются позиции о безвозмездности договоров о передаче исключительного права в уставный капитал во исполнение договора о создании юридического лица. Договор передачи учредителем имущества, в том числе исключительных прав, юридическому лицу является безвозмездным .
    ———————————
    Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005; СПС «».

    Другая точка зрения состоит в обосновании возмездного характера отношений между учредителями и юридическим лицом . При этом условие о возмездности предлагается понимать «широко — это не только выплата вознаграждения денежными средствами, но и предоставление иного имущественного эквивалента, включая наделение корпоративными правами при передаче исключительного права в уставный или складочный капитал юридического лица» .
    ———————————
    См., например: Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / Под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014; СПС «».
    Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право на селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015.

    Возмездный характер внесения исключительных прав в уставный капитал юридических лиц вытекает из правовой природы корпоративных отношений, содержанием которых являются взаимные права и обязанности учредителя (участника) и юридического лица, носящие в том числе имущественный характер. Данная позиция подтверждается и судебной практикой признания судами отношений по внесению имущества в уставный капитал возмездными .
    ———————————
    Постановление 9 ААС от 4 марта 2010 г. N 09АП-18660/2009-ГК по делу N А40-14729/09-27-96; Определение ВАС РФ от 26 мая 2010 г. N ВАС-6049/10 по делу N А40-14715/09-27-97.

    Проблемы в правоприменении возникают при внесении в уставный (складочный) капитал прав на отдельные виды объектов, в частности, внесении права на персонаж для использования в фирменном наименовании. Вклад учредителей в корпорацию в виде выраженного в лицензионном договоре права на использование названия персонажа в фирменном наименовании вызывает вполне обоснованные сомнения, связанные с неограниченным сроком существования организации в противоположность срочному характеру исключительного права на персонаж, лицензионного договора, что «не вполне отвечает задачам коммерческой организации и принципу постоянства фирмы». Не будет способствовать постоянству и установленная в договоре зависимость между пользованием произведением и собственным участием учредителя в коммерческой организации, при указании в качестве отменительного условия в лицензионном договоре прекращение права участия в корпорации. «В таком случае в договоре целесообразно указать какой-то разумный срок, в течение которого коммерческая организация должна прекратить использование произведения или персонажа в фирме путем внесения изменения в учредительный документ и его регистрации» .
    ———————————
    Филиппова С.Ю. Фирменное право России. М.: Статут, 2016; СПС «».

    Источник статьи: http://kommentarii.org/2017/pravo_intellektualnoi_sobstvennosti/page78.html


    Adblock
    detector